آیین‌نامه بررسی تقاضاهای ثبت US Patent و PCT در کانون پتنت ایران نسخه ۱.۰

مقدمه

"کانون پتنت ایران" به‌ عنوان واحد همکار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری و یک نهاد سیاست‌گذار، از سال ۱۳۹۴ به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. وظیفه این کانون، حمایت از تقاضاهای ثبت اختراع در معاهده همکاری PCT و کشور آمریکا، با هدف تجاری‌سازی محصولات تولیدی بر پایۀ فناوری‌های ثبت‌ شده است. در همین مسیر، با توجه به پیچیدگی‌های ثبت اختراع خارجی و هزینه‌های بالای آن، کانون پتنت ایران با استفاده از روش‌هایی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی به کار می‌رود، به بررسی تقاضاهای ارسال شده می‌پردازد.

بدیهی است با توجه به محرمانه بودن اطلاعات ارسالی، کانون پتنت ایران به ‌هیچ ‌عنوان در بررسی اختراعات، از دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و پژوهشی و ... استفاده نخواهد نمود و این امر توسط متخصصانی که با کانون قرارداد عدم افشا بسته و آموزش‌های لازم را دریافت نموده‌اند؛ انجام می‌شود.

ماده ۱: تعاریف و ویژگی‎های درخواست‎های ارسالی

1-1- موضوعات مورد حمایت:

موضوعات قابل حمایت عبارتند از:

موضوعاتی که از نظر قانون ثبت اختراع قابل ثبت محسوب می‎شوند؛

موضوعاتی که محدود به جغرافیای ایران و یا یک منطقۀ جغرافیایی خاص نبوده و کاربرد گسترده‎تری داشته باشند (به‌عنوان مثال: دستگاه‎های کشت زعفران تنها در ایران و نقاط محدودی از جهان که زعفران در آن‌ها کشت می‎شود، کاربرد دارند.)؛

در شرایط خاص، حوزه‎های نرم‌افزاری مورد حمایت قرار می‎گیرند که البته پس از مطالعه موضوع درخواست، بررسی یا عدم بررسی آن اعلام خواهد شد؛ اما به‌طور کلی پروتکل‎های جدید پیچیده انتقال داده، موارد مربوط به معماری سیستم و کدنویسی، شامل حمایت نخواهند شد.

تبصره 1: اختراعات در حوزۀ نرم‌افزار تنها در کشورهای معدودی قابل ثبت است، از این روی تنها در صورتی که تقاضاهای این حوزه از طریق شرکت‎هایی که قصد حضور در بازار را دارند و یا توسط استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها ارسال شوند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

- در شرایط خاص‌، پرونده‎هایی که خروجی آن‌ها شبیه‎سازی باشد، حمایت می‎شوند.

تبصره 2: پرونده‎هایی که خروجی آن‌ها شبیه‎سازی است (مثل رشته‎های مکانیک، مهندسی شیمی، هوافضا و ...) تنها در صورتی بررسی می‌شوند که هزینه جستجوی نوآوری اختراع پرداخته شده و یا از طریق شرکت‎ها ارسال شده باشند و یا کمیته تخصصی دانشگاه‎های مورد قبول کانون، آن‌ها را تأیید نموده باشند (کانون کمیته‌های تخصصی را به مخترع/مخترعان معرفی می‌نماید).

تبصره 3: حوزۀ روش‌های کسب ‌و کار (Business Methods)، طرح‎های انتزاعی (طرح‎هایی که قابل ساخت نیستند) و طرح‎هایی که در مرحله طراحی مفهومی هستند، مشمول حمایت این کانون نخواهند بود.

۲-۱- رعایت حق تقدم

موارد زیر ناقض حق تقدم بوده و کانون پتنت ایران از آن حمایت نمی‌کند:

- تقاضانامه‌هایی که قبلاً در اداره ثبت اختراع ایران تأیید و منتشر شده و از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی آن‌ها بیش از یک سال گذشته باشد.

تبصره ۴: با عنایت به زمان‌بر بودن فرایند بررسی، در مورد تقاضانامه‌هایی که قبلاً در اداره ثبت اختراع ایران تأیید و منتشر شده و از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی آن‌ها بیش از 8 ماه (و البته کمتر از یک سال) گذشته باشد، متقاضیان گرامی می‎توانند با هماهنگی این کانون و کارگزار معرفی ‌شده از سوی کانون، با هزینۀ شخصی «ثبت موقت» اختراع خود را در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا (Provisional) انجام داده و سپس نسبت به ارسال تقاضای خود به کانون برای انجام فرایند بررسی اقدام نمایند. شایان ذکر است، بخشی از مبلغ پرداختی برای ثبت موقت، بعد از تأیید کانون، از مبلغ نهایی قرارداد کسر خواهد شد.

تبصره ۵: در مورد تقاضانامه‌هایی که قبلاً در اداره ثبت اختراع ایران اظهارنامه داخلی ثبت شده است اما هنوز تأیید و منتشر نشده است اگر در فاصله زمانی بین بررسی اولیه و بررسی ماهوی در کانون پتنت ایران (۴ ماه)، ثبت اختراع تأیید و منتشر گردد مسئولیت آن بر عهده متقاضیان گرامی است و درصورتی‌که در زمان بررسی ماهوی بیش از یک سال از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی گذشته باشد، تقاضانامه مردود اعلام خواهد شد. بنابراین درصورتی‌که متقاضی احتمال تأیید و انتشار ثبت اختراع داخلی را در این فاصله زمانی پیش‌بینی می‌نماید، لازم است قبل از اتمام مهلت یک‌ساله، اقدامات لازم از جمله «ثبت موقت» اختراع در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا (Provisional) را انجام دهد.

- تقاضانامه‎هایی که قبل از ارسال به کانون پتنت، به‌صورت مقاله‌ منتشر شده باشد، به دلیل عدم امکان ثبت PCT آن‌ها، مورد حمایت قرار نمی‎گیرد.

تبصره ۶: در مورد تقاضانامه‌هایی که هنوز به‌ صورت مقاله منتشر نشده است، در صورت انتشار مقاله در فاصله زمانی بین بررسی اولیه و بررسی ماهوی در کانون پتنت ایران (۴ ماه)، مسئولیت آن بر عهده متقاضیان گرامی است. بنابراین درصورتی‌که متقاضی احتمال انتشار مقاله را در این فاصله زمانی پیش‌بینی می‌نماید، لازم است اقدامات الزامی، از جمله «ثبت موقت» اختراع در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا (Provisional) را قبل از تاریخ انتشار، انجام دهد.

- درخواست‌هایی که ۳۰ ماه از ثبت تقاضانامۀ اختراع آن‌ها در PCT گذشته باشد نیز مورد حمایت نخواهند بود.

تبصره ۷: تقاضاهایی که توسط خود افراد متقاضی در PCT فایل شده باشد، باید حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ حق تقدم، برای کانون ارسال شوند؛ لازم به ذکر است برای این پرونده‎ها تنها بررسی ماهوی مدنظر نبوده و کیفیت درفت فایل شده توسط متقاضی در PCT نیز بررسی می‎شود.

تبصره ۸: در صورتی که موارد افشا شده توسط مخترع/مخترعان، به کانون اعلام نشود و در جستجوهای تخصصی، سوابق افشا مشاهده گردد، از آنجا که مخترع/مخترعان برخلاف تعهدنامه اقدام نموده‎اند، بر اساس آیین‌نامه ثبت اختراع خارجی کانون پتنت ایران، معادل ۵۰ درصد هزینه بررسی ثبت اختراع (در سال ۹۷، ۸۵۰ هزار تومان) جریمه شده و یا پروندۀ آن‌ها، به‌طورکلی از دستور کار کانون خارج خواهد شد.

- درخواست‎هایی که توسط خود مخترعان و یا یکی از شرکت‎هایی که مورد تأیید کانون نباشد به‌صورت موقت در اداره ثبت اختراع آمریکا فایل شده باشند (Provisional) از نظر کیفی ارزیابی می‌شوند و در صورتی که در سطح قابل قبولی نباشند مورد پذیرش کانون نبوده و زمان فایل آن، ملاکی برای تسریع روند بررسی آن اختراع نخواهد بود.

تبصره ۹: در صورتی که ثبت موقت انجام شده توسط مخترع/مخترعان، از نظر کیفیت مورد تأیید کانون قرار گیرد، هزینه آن شامل حمایت کانون نمی‎شود.

۳-۱- مخترعان

مخترع/مخترعان کسانی هستند که در شکل‎گیری ادعاهای اصلی اختراع نقش داشته‎اند. شناسایی مخترعان بر اساس خوداظهاری است، اما کانون پتنت می‎تواند در صورت نیاز، اطلاعات تکمیلی را از مخترعان دریافت نماید.

۴-۱- مالکان اختراع

مالکیت اختراع به معنی داشتن کل یا بخشی از منافع مالی اختراع است. مالکان حقیقی و حقوقی، توسط مخترعان اعلام می‎شوند. در صورت رعایت نشدن حق مالک/مالکان توسط مخترعان، این کانون مسئولیتی در قبال عواقب بعدی آن ندارد.

ماده ۲: مراحل بررسی

بررسی اختراع در دو مرحلۀ اولیه (بررسی شکلی) و موضوعی (بررسی محتوایی) انجام می‌شود.

۱-۲- بررسی شکلی

در این مرحله نقص‎های ساختاری اختراع شامل: افشا یا ارائه کامل اطلاعات، خودافشایی مخترع/مخترعان، رعایت حق تقدم، الزام بر ارائه تنها یک اختراع (دو اختراع در یک درخواست نباشد)، بررسی مستندات و قابل ثبت بودن موضوع اختراع، بررسی می‌شود.

۲-۲- بررسی محتوایی (ماهوی)

در این مرحله شرایط زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

نوآوری: مطابق قانون ثبت اختراع، یک تقاضا باید نوآوری داشته باشد، به این معنی که در هیچ زمان و مکان دیگری کاری مشابه با آن اختراع وجود نداشته نباشد. لازم به ذکر است که تغییرات شکلی باعث ایجاد نوآوری نمی‎شود، بلکه تغییرات محتوایی، نوآوری را به همراه خواهند داشت؛ از طرفی نوآوری یک موضوع تقریباً عینی است، به این معنی که یک اختراع عیناً در دانش پیشین بوده است یا خیر؛

غیر بدیهی بودن: مطابق قانون، اختراعی گام ابتکاری دارد که از نظر یک فرد دارای مهارت عادی، بدیهی به نظر نرسد. روش مورد استفاده در کانون پتنت ایران برای بررسی، همان روش اداره ثبت اختراع امریکا ((Teaching-Suggestion-Motivation (TSM) است؛

قابلیت پیاده‌‎سازی: تقاضای ارائه شده، باید از نظر طراحی به اندازه کافی جزئیات را ارائه نماید؛ به این معنی که از نظر طراحی، مانعی برای ساخت دستگاه یا فرآیند یا ماده وجود نداشته باشد؛

امکان درآمد‌زایی یا تجاری‌سازی نیز از جمله معیارهای مهم کانون پتنت ایران برای تأیید اختراع است.

شایان ذکر است این کانون حق تأیید یا رد حمایت، بر اساس اولویت‎های موضوعی خود را داراست.

۳-۲- نقص شکلی و محتوایی در درخواست و نحوه پاسخ‌دهی

در هنگام بررسی درخواست‌‌ها، ممکن است اطلاعاتی که مخترع/مخترعان ارسال نموده‌اند، کافی نباشد و تیم‎های بررسی برای تشخیص بهتر موضوع، سؤالاتی را مطرح نمایند؛ مخترع/مخترعان موظفند در صورت وجود هرگونه ابهام در مندرجات اثر و اختراع و یا وجود هرگونه نقص، ظرف مدت ۱۰ روز برای رفع ابهامات اقدام نمایند؛ در غیر این صورت پس از گذشت مدت زمان تعیین شده و عدم پیگیری موضوع از سوی مخترع، پرونده با مستندات موجود بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

تبصره ۱۰: با گذشت مدت زمان اعلام شده برای رفع نواقص و عدم پیگیری مخترع/مخترعان، تنها در صورت پرداخت جریمۀ دیرکرد در بررسی شکلی (معادل ۱۷۰ هزار تومان در سال ۹۷) و نصف هزینه بررسی ثبت اختراع در بررسی ماهوی (در سال ۹۷، ۸۵۰ هزار تومان)، مخترع/مخترعان می‎توانند نواقص برطرف‌شده را تحویل نماینده کانون دهند.

تبصره ۱۱: مخترع/مخترعان مکلف هستند پس از تأیید پرونده آن‌ها در کانون پتنت، کلیه متون شامل: موضوع اختراع، ادعانامه، شرح کامل و نقشه‎های مربوط به اختراع را به زبان انگلیسی و بر اساس مؤلفه‎ها و اصول اعلامی از سوی کارشناسان این کانون تهیه و در زمان اعلام شده به نماینده کانون پتنت ایران تحویل دهند.

تبصره ۱۲: اگر طی مراحل کار مشخص گردد که مخترع/مخترعان، اختراع فرد یا افراد دیگری را، هرچند با کسب رضایت کامل وی/آن‌ها، به‌عنوان اختراع خود به کانون معرفی نموده‎اند، کانون پتنت ایران می‎تواند اقدام به وصول خسارات و هزینه‌های صورت‌گرفته نموده و بر اساس صلاحدید، نسبت به تعلیق یا توقف کامل فرآیند ثبت، اقدام نماید.

ماده ۳: اعلام نتیجه

۱-۳- انواع نتایج:

رد اختراع: در این حالت تقاضا مردود اعلام شده و مورد حمایت کانون پتنت ایران قرار نمی‎گیرد. علل رد شدن اختراع، در گزارش داوری، در کارتابل قرار خواهد گرفت؛

تأیید اختراع: کانون پتنت ایران بخش‎هایی را که در گزارش نوآوری مورد تأیید بوده‎اند، حمایت خواهد کرد. تأکید می‌‌شود آنچه که به کانون ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است، قابل ثبت خواهد بود و هرگونه تغییر محتوایی در اختراع، باید به‌صورت جداگانه بررسی شود که هزینه‌های معادل هزینۀ یک بررسی کامل را در بر خواهد داشت؛

تأیید مشروط: اختراعاتی که محدودیت زمانی برای بررسی دارند و یا از طریق شرکت‎های دانش‌بنیان با پتانسیل صادراتی ارسال شده‎اند، به ‌صورت مشروط ثبت موقت خواهند شد و باید حداکثر طی ۶ ماه، تمامی مستندات و مدارک خود را برای بررسی و داوری ارسال نمایند. لازم به ذکر است، هزینۀ ثبت موقت بر عهده مخترع/مخترعان خواهد بود و در صورت تأیید نهایی، کانون پتنت ایران بخشی از هزینۀ پرداخت‌شده را از مبلغ نهایی قرارداد کسر خواهد کرد.

۲-۳- درخواست بررسی مجدد

با توجه به اینکه مخترعین در ارسال درخواست، به افشاء کامل تعهد داده‎اند و از طرفی ارزیابی نوآوری امری عینی است و مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود، امکان درخواست بررسی مجدد پس از اعلام نتیجه نهایی و ارسال گزارش داوری از طرف کانون، فقط برای مواردی در سامانه از طرف کارشناسان کانون پتنت فعال می‌گردد که جنبه‎های نوآورانه مناسبی داشته باشد و سطح گام ابتکاری و امکان تجاری‌سازی آن با توجه به مستندات ارسالی مبهم باشد و فقط تا ده روز پس از اعلام نتیجه، این امکان در دسترس متقاضیان خواهد بود و برای مواردی که مخترع/مخترعان در اعتراض خود، اقدام به ارسال مستنداتی نمایند که در افشای اولیه به آن اشاره نشده باشد، بنابر آیین‌نامه بررسی تقاضاهای ثبت پتنت در کانون پتنت ایران، ‌نصف هزینۀ داوری، معادل ۸۵۰ هزار تومان در سال ۹۷ از آن‌ها دریافت خواهد شد که در صورت پرداخت نشدن آن، اعتراض قابل بررسی نخواهد بود. مدت زمان بررسی اعتراض، حدود ۲ ماه است.

ماده ۴: انصراف مخترع/مخترعان

۴-۱- چنانچه مخترع/مخترعان به هر دلیل، پیش از مرحلۀ ثبت موقت (provisional)، از ادامۀ روند بررسی منصرف شوند، مکلف بوده که مراتب را به‌صورت مکتوب به نمایندۀ کانون پتنت ایران ابلاغ نمایند؛ در این صورت چنانچه انصراف مخترع/مخترعان به دلایل قابل قبول نباشد، با توجه به هزینه‌ای که تا آن زمان برای پرونده صورت گرفته است، این کانون محرومیت و یا جریمه‎ای معادل هزینه بررسی یک درخواست ثبت اختراع را اعمال خواهد کرد.

۴-۲- چنانچه مخترع/مخترعان در هریک از مراحل: ثبت موقت اختراع  (provisional)، مرحلۀ تهیه دفتر اختراع و ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات آمریکا، انصراف دهد، علاوه بر اینکه سهم پرداخت ‌شده توسط مخترع/مخترعان بازگشت داده نخواهد شد، مخترع/مخترعان موظف‌اند تمام مبالغی را که این کانون تا آن مرحله هزینه نموده را عودت دهند.

ماده ۵: موارد انضباطی

کانون پتنت ایران در موارد زیر حق دارد متقاضیان را جریمه یا محروم نموده و یا از طرق قانونی و بنا به صلاحدید خود، اقدامات لازم را انجام دهد:

اثبات تقلب علمی و ارسال تصاویر و دستاوردهای دیگران به کانون پتنت ایران؛

اعلام نکردن نام تمام مخترعان درگیر در اختراع ثبت‌شده، در سامانه این کانون؛

مغایرت بین درخواست ثبت‌شده در سامانه کانون پتنت ایران با پرونده‌هایی که برای ثبت نهایی به کارگزار ثبت تحویل داده می‎شود؛

هرگونه عدم همکاری یا دخالت در کار این کانون و یا کارگزاران آن؛

هرگونه اقدام شخصی برای ثبت اختراع بدون هماهنگی با کانون پتنت ایران؛

هرگونه تماس شخصی و یا ارسال ایمیل به وکلا و داوران اداره ثبت اختراع آمریکا؛

تبعیت نکردن از تعهدنامه (فرم تعیین مالکیت و فرم تعهدنامه که در سامانه ارسال درخواست آمده است.)

ماده ۶: محدودیت تعداد درخواست‌ها

- هر فرد حقیقی که ۲ درخواست رد شده در طی ۶ ماه داشته و درخواست سوم نیز منتهی به همین ۶ ماه باشد، برای درخواست سوم باید هزینه بررسی را که معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال ۹۷ است، به کانون پتنت ایران پرداخت نماید.

- برای افراد حقوقی مانند دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها و ... که بیش از ۴ درخواست پیاپی رد شده در طی ۶ ماه داشته و درخواست پنجم نیز منتهی به همین ۶ ماه ‌باشد، برای درخواست پنجم باید هزینه بررسی را که معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال ۹۷ است، به کانون پتنت پرداخت نمایند.

ماده ۷: مالکیت کانون پتنت ایران

در قبال مبلغ حمایت پرداختی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری و دانشگاه‎ها، کانون پتنت ایران هیچ‌گونه ادعای مالکیتی نسبت به اختراع‌ها نخواهد داشت.

تبصره ۱۳: با توافق طرفین، کانون می‎تواند بنا به تشخیص خود، با تقبل صددرصد هزینۀ ثبت اختراع، درصدی از مالکیت اختراع را کسب نموده و از محل فروش یا واگذاری لیسانس اختراع یا تجاری‌سازی محصولات یا فرآیندهای مبتنی بر اختراع، بر اساس معیارهای متعارف و متناسب، در درآمد حاصله شریک شود.

ماده ۸: مقررات در خصوص مؤسسات بزرگ

در صورتی که بر اساس قوانین اداره ثبت اختراع آمریکا، مؤسسه درخواست‌دهنده و صاحب‌امتیاز اختراع، از نوع Large entity محسوب شود، هزینه‌های اضافی بر عهده مخترع/مخترعان است.

تبصره ۱۴: درصورتی‌که پس از امضای قرارداد با کانون پتنت ایران و قبل از ثبت اظهارنامه (Filling Date) یا پس از آن، به موجب قوانین و مقررات الزام‌آور ایالات متحده آمریکا، هزینه‌های ثبت و فرآیندهای مربوطه بیش از پنج درصد افزایش یابد، تأمین و پرداخت مابه‎التفاوت بیش از پنج درصد بر عهده مخترع/مخترعان و یا صاحب‌امتیاز اختراع خواهد بود.

ماده ۹: تعهد کانون

بعد از آنکه کانون پتنت ایران در اعلام نتیجه بررسی (ماده ۲) حمایت از تقاضانامه را تأیید نمود، تنها پس از پرداخت سهم تعیین شده و امضای قرارداد بین مخترع/مخترعان و کانون، این کانون متعهد به ادامه روند ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع آمریکا خواهد بود؛ در غیر این صورت با گذشت زمان تعیین شده برای پرداخت سهم مشخص ‌شده برای مخترع/مخترعان، کانون هیچ‌گونه تعهدی نسبت به ادامه مراحل ثبت نخواهد داشت.

تبصره ۱۵: تعهد کانون صرفاً تا زمان نهایی شدن و یا رد شدن پرونده در اداره ثبت اختراع آمریکا بوده و کانون تعهدی در قبال هزینه تمدید پتنت ندارد.

تبصره ۱۶: کانون پتنت ایران هیچ‌گونه تعهدی نسبت به تأیید نهایی اختراع توسط اداره ثبت اختراع آمریکا نخواهد داشت.

ماده ۱۰: حمایت کانون پتنت ایران

درصد حمایت کانون پتنت با توجه به نوع شرکت (دانش‎بنیان، شرکت‎های بزرگ، SME و ...)، محتوای ارسال شده و شانس تجاری‌سازی، می‎تواند بین ۱۰ تا ۹۰ درصد متغیر باشد. همچنین کانون پتنت در راستای حمایت از مخترعان جهت درآمدزایی از دارایی‌های فکری خود، تمامی درخواست‌های واجد شرایط (بند ۱-۱) را در PCT فایل می‌نماید.

تبصره ۱۷: درصدهای حمایتی بنا بر ابلاغ شورای مالکیت فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، برای هر پرونده مجزا بوده و پس از بررسی پرونده اعلام خواهد شد.

تبصره ۱۸: شرکت‌های دانش‌بنیان به ‌منظور ثبت در اداره دوم، می‌توانند از حمایت ۵۰ درصدی در هزینه ثبت (تا سقف ۱۰ میلیون تومان) استفاده نمایند.  

ماده ۱۱: این آیین‌نامه در ۱ مقدمه، ۱۱ ماده و ۱۸ تبصره، در تاریخ ۰۱/۱۰/97 به تأیید کمیته‌ اجرایی کانون پتنت ایران رسید و از همان تاریخ قابل اجرا است.

• فایل راهنما

• فیلم آموزشی